沒註冊就輸一半-「商標搶先註冊」的重要概念

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沒註冊就輸一半-「商標搶先註冊」的重要概念


最後更新時間:2019-08-30

很多人認為,商標法明文禁止惡意搶先註冊,那麼實際權利人根本不用註冊商標,反正其他人也不能搶註,似乎節省商標申請的勞力及費用。這樣想真的沒有問題嗎?如果這麼容易,新聞當中怎麼還有許多被搶先註冊卻無法撤銷註冊的憾事?為釐清上述問題,本篇將帶大家了解商標法第30條第1項第12款「防止搶註條款」的法定要件及實務運作。


案例設計:

某甲(先使用人)以「威律」經營律師事務所多年,但因業務繁忙,一直沒有向智慧局註冊商標。其後,某乙(先註冊人)也使用「威律」經營律師事務所,並成功向智慧局註冊登記「A商標」。某甲發現後甚感憤怒,認為某乙有商標法第30條第1項第12款意圖仿襲不得註冊,並想智慧局提出異議,請求撤銷某乙的註冊。請問:智慧局應如何進行判斷?


先看商標法怎麼規定

依商標法第30條第1項第12款規定,①相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,②而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,③意圖仿襲而申請註冊者,不得註冊。

上面條文的內容,指的就是「防止惡意搶註條款」,那麼提出異議的人,就必須證明先註冊的人構成以下三要件:

  • ①以相同或近似商標+使用在同一或類似商品服務
  • ②因特定關係而知悉
  • ③意圖仿襲。

一般來說,商標是先註冊先贏,除非有例外情況才會認為先註冊之人未必能取得商標。換句話說,如果同時具備①②③三個要素,就不保護優先提出註冊者(就是案例中的某乙)。每當智慧局或是法院遇到個案時,都必須依次檢驗①②③三個要素才能作成判斷。以下也會帶大家慢慢了解上述三個要件在實務上的操作。

要件①:以相同或近似商標+使用在同一或類似商品服務

第一次看到條文:「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標」,當下真的很想燒掉六法,根本完全不知道它想表達什麼。但它其實可以拆解成「相同或近似商標」+「同一或類似商品或服務」兩句話,指的是先使用與後使用的商標,必須外觀上「一模一樣或是長得很像」,而且被使用在「相同或很類似產業」,導致消費者看到商標的時候,可能產生混淆,甚至無法判斷是誰在提供服務。反之,如果兩個商標長得根本不一樣,又或是使用領域差異太大,其實並沒有保護的必要。

在設計案例當中,某甲先使用「威律」兩個字,某乙也使用「威律」兩個字,兩者「商標外觀長得一模一樣或至少長得很像」;而且兩者都使用在「商標服務分類表第45類的法律服務」。所以通過第一關門檻。

◎什麼叫做「商標的使用」

順帶一提,剛剛的條文中規定「先使用」三個字,那麼什麼算是「商標的使用」呢?。「商標的使用」從文義上就知道不是單純的秀出LOGO而已,還必須與所提供的服務相結合,表現出商品或服務內容。譬如只單純秀出「威律」兩個字,但沒有加上法律事務所或其他服務說明,消費者光看到「威律」可能不知道威律在經營甚麼行業或提供什麼服務,而無法符合商標法於第5條「商標的使用」。

比較具體的作法,是在使用商標的同時,將商標名稱搭配與提供服務有關的物品、廣告或商業文書。例如廣告內容:「威律法律事務所-提供企業風險管理及電子商務合約審閱服務」,即符合商標使用的定義。

要件②:因特定關係而知悉

從條文規定:「申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在」可以發現兩個重點:

第一,必須先註冊的人在註冊前,就知道有別人先使用的商標存在。如果真的是完全巧合才跟別人想到一樣或近似的商標,申請前根本不知道有別人的商標存在,那麼還是合法。

第二,法條還特別要求先註冊的人,必須因為契約、地緣、業務往來或其他關係而知道他人先使用商標,如不是因為「特定關係」接觸到別人的商標,還是優先保護先註冊者。

回到案例事實,如果某乙是某甲的前員工、某甲的事務所早就開在某乙附近,或是雙方曾因為業務關係曾經合辦案件或當對造,嗣後某乙才使用「威律」當作商標,則可能被認定是因為「特定關係」而「知悉」他人的商標。同時也涉及雙方舉證的問題。

此外,商標法第2條的立法宗旨,原則就是先註冊先保護,例外情況才會撤銷註冊。也因此商標法第30條第1項第12款,並不會特別偏袒先使用人,反而設下重重要件,不讓已經註冊的商標被撤銷。

要件③:意圖仿襲

符合前面兩個要件後,先註冊人還必須再是「意圖仿冒抄襲」才會被撤銷。如果先註冊的人有註冊商標之正當理由,例如:與商標名稱有一段合理的緣由、一段淵源或甚至是人生小故事。即使已經符合前面兩個要件,還是不能撤銷註冊。換句話說,單純是因特定關係知道先使用者的商標,還不足以排除先註冊者的商標註冊,必須進一步符合「意圖仿襲」這個主觀要件,商標法才選擇保護先使用者。

回到案例當中,倘某乙單純就是看某甲生意好,所以取一模一樣的名子開律師事務所,很可能屬於「意圖仿襲」,導致商標登記被撤銷;反之,如果某乙表示其父親剛好名叫「威律」,為紀念父親而取其名,或是小時候與「威律」二字有特殊緣分,則未必會構成「意圖仿襲」,而可以繼續維持商標登記。

簡單來說,商標法的立場是這樣,本於公平競爭的考量,一個人先使用商標卻不去申請註冊,已經悖離商標登記主義,法律沒有理由特別保障他先使用的權利。否則可能妨礙他人選用相同或近似的商標來註冊的權利,反而有害市場之完全競爭。所以案例中某乙有意競爭使用商標而先行申請註冊,在法律上並不必然禁止;除非某乙真的欠缺正當理由,明顯基於仿襲的主觀惡意,才會不准註冊或是撤銷註冊。同時也經常是訴訟當中的主戰場。

◎「獨創性高低」與「意圖仿襲」是兩件事情

大家或許會發現,越是「高度獨創性」的商標被搶先註冊,就越容易證明別人是「意圖仿襲」,例如Google這樣的商標完全是橫空而出之作,很難想像有人異時異地可以想出一模一樣或很相似的內容。但不代表「非高度獨創性」的商標,先註冊的人就一定可以合理解釋之使用的淵源或正當理由。無論「獨創性」的程度高低,還是要進行「意圖仿襲」這個要件的判斷。

先使用人無法撤銷商標註冊怎麼辦?

依商標法第36條第1項第3款規定,在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者,可以不受他人商標權效力拘束。但以原使用之商品或服務為限;且商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

先使用者如果不能撤銷註冊商標時,還是可以依商標法第36條第1項第3款「善意先使用機制」,繼續在原來服務範圍內使用商標,使兩個商標併存於市場內。只是可能會被要求加註適當區別,避免造成市場混淆。

回到案例中,如果智慧局認定某乙不構成商標法第30條第1項第12款的惡意搶註,無須撤銷商標申請。那麼某甲還是可以繼續使用「威律」招牌,繼續經營律師事務所,但不能再用「威律」跨足其他商業領域。同時,某乙還可以要求某甲對於商標作適當區隔,避免客戶混淆影響生意。


結論:立馬註冊商標

整體而言,商標法第30條第1項第12款之「防止搶註條款」,並不是在專門保護先使用者的權利,精確地說,其實是在劃定「先使用者」與「先註冊者」權利相衝突之界限,也就是公平競爭的價值(註一)。千萬不要覺得已經開始使用商標,就能以逸代勞而不去申請註冊,畢竟法條所設下諸多要件,在訴訟中必定會遭對方強烈反擊;特別是先註冊人已經撒廣告行銷,更不可能就此罷休。所以最好的方式,還是馬上申請商標註冊。

註一:

商標法第30條第1項第12款修正理由:「本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外,亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。於本法八十六年五月七日修正時,即本此意旨,將因與他人有特定關係,而知悉他人先使用之商標,非出於自創加以仿襲註冊者,顯有違市場公平競爭秩序情形,列為不得註冊之事由」


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