內外國商標權人不同,仍有屬真品平行輸入而免責之可能

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內外國商標權人不同,仍有屬真品平行輸入而免責之可能


最後更新時間:2020-03-09

日前,最高法院在一件涉及商標法真品平行輸入的「PHILIP B」案件中,做出有利於平行輸入廠商的判決。最高法院認為:商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標,雖然在屬地主義概念下是不同的商標權,但其圖樣相同,本質上排他權的發生亦源自於同一權利人,不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果

案件概要:

1. PHILIP B公司是在美國銷售化妝品、保養品的廠商,也是美國「PHILIP B」商標的商標權人。

2. 紅創意公司是美國PHILIP公司在台灣的授權廠商,也是在台灣註冊「PHILIP B」商標的商標權人。

3. 哿鑫公司在美國PHILIP B官網訂購「PHILIP B」品牌商品,輸入到台灣銷售,因紅創意公司陸續向通路商主張自己是商標權人,影響哿鑫公司的銷售,哿鑫公司於是要求法院禁止紅創意公司繼續為妨害銷售的作為。

解析:

本案之所以會引起重視,主要理由在於涉及一個重要的法律適用問題,也就是哿鑫公司的行為是否為可免責的真品平行輸入,還是已經侵害紅創意公司在台灣的商標權?

 

我國商標法第36條第2項規定「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。」。一般將此稱為「第一次銷售原則」或「耗盡原則」,該原則的思考邏輯在於,智慧財產權人對於其智慧財產權在商品上的價值,只能獲取第一次的銷售報酬。關於「耗盡原則」在立法例上,可分為「國內耗盡」與「國際耗盡」,就涉及商標權的商品,我國司法實務,向來均認為是採「國際耗盡原則」,即便第一次銷售的地點在外國,之後輸入於我國再為銷售,也並未侵害商標權,這也是我們常說的「真品平行輸入」。

在「PHILIP B」案件中,出現了一種情況,也就,內外國的商標權人並非同一人,在美國的商標權人是PHILIP公司,台灣的商標權人則是紅創意公司,而台灣的商標權人紅創意公司並沒有同意哿鑫公司從美國訂購的商品輸入到台灣來銷售。

對於這個類爭議,我國法院判決並沒有統一的意見,在更早之前的另外一件刑事案件中,法院曾經認為即便內外國商標權人非同一人,仍有耗盡原則的適用,可以主張真品平行輸入而免責(智慧財產法院105年度刑智上易字第6號刑事判決)。

不過,在較後宣判的「PHILIP B」案件中,法院則是認為:爭議的商品是哿鑫公司向美國PHILIP B公司所購買,而非向紅創意公司所購買,依據商標權利耗盡原則,美國PHILIP B公司既已在市場上將附有系爭商標之商品第一次銷售,則其商標權已耗盡,美國PHILIP B公司不得本於商標權人地位向哿鑫公司主張權利。但涉案爭議的商標於我國是由紅創意公司取得商標權,而非由美國PHILIP B公司取得商標權,且爭議的商品並非由紅創意公司在市場為第一次流通,對紅創意公司而言,其對爭議商品既無「第一次銷售行為」,而從未對系爭產品取得任何報酬,則無所謂「商標權耗盡」可言,紅創意公司非商標法第36條第2 項所稱之「商標權人」,而無該項有關權利耗盡原則之適用,得對哿鑫公司主張商標權。(智慧財產法院 105 年民商上字第 14 號民事判決)。

然而,最高法院並沒有維持二審法院在「PHILIP B」案件中的見解,相反地,最高法院認為:「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。商標法第36條第2 項定有明文。觀其立法意旨,採商標權國際耗盡原則,指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品,倘無同條項但書之情形,不問第一次投入市場在國內或國外,都不能再主張其權利,明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標,雖然在屬地主義概念下是不同的商標權,但其圖樣相同,本質上排他權的發生亦源自於同一權利人,不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。」(最高法院108年度台上字第397號判決)。

亦即,按照最高法院在該案中之法律見解,PHILIP B公司係「PHILIP B」商標在美國註冊之商標權人,並同意紅創意公司在我國註冊為該商標之商標權人,而爭議的「PHILIP B」商品既然是哿鑫公司向美國原廠PHILIP B公司所購買,則紅創意公司應當無權對哿鑫公司主張商標權。

【本文僅為筆者個人依據目前法院判決理由為評析,該案目前尚在發回二審程序,並非最終確定判決,最終判決結果可能因當事人雙方另提出證據,或法院為調查後為不同事實認定,而有不同之結果。併與敘明。】


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