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案例主題: 台灣法院得否受理大陸專利歸屬爭議案件?
[ 律師投稿文章 ]

案例主題:

 台灣之甲公司與住居於台灣之乙簽訂委託開發契約書,委託乙開發電池結構技術,並約定所開發之電池結構技術之專利申請權歸甲公司及乙共有,不料,乙竟然私自將受委託研發之技術於台灣及中國大陸申請註冊取得專利權,甲公司發現後,擬對乙提起訴訟,因關係人等都在台灣,想在台灣進行訴訟。試問,關於乙在中國大陸取得之專利權,在程序上,甲公司能否在台灣法院對乙提起訴訟,確認專利權為甲與乙共有。



說明分析:

 關於甲能否在台灣對乙提起訴訟之程序爭議,主要在於甲公司是否有我國訴訟法上所稱之確認利益,所謂確認利益,是指法律關係之存否不明確,原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在,且此種不安之狀態,能以確認判決將之除去者而言。

 

 對此種專利申請權及專利權歸屬之爭執,司法院101 年度智慧財產法律座談會結論已肯認因僱傭關係而生專利申請權及專利權歸屬之爭執,可先向民事法院提起確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟,於獲勝訴判決確定後,即可附具該確定判決,向專利專責機關申請變更權利人名義,司法實務上並已擴及僱用關係以外之專利申請權及專利權歸屬爭議。

 

 在本案例中,另一個重要的爭議點為,涉案的專利為中國專利而非台灣專利,甲公司在台灣起訴,將來能執行嗎?若不能執行,在台灣起訴顯然不能達成效果。對此,台灣智慧財產法院曾在其103年度民專上更(一)字第7號判決中表示:本院透過法務部函詢大陸地區最高人民法院有關本院所為「確認大陸地區專利為兩造共有」之判決能否在大陸地區執行、大陸地區相關單位是否即會依本院判決將專利權人變更為共有,經大陸地區最高人民法院回覆稱:「根據『最高人民法院關於人民法院認可台灣地區有關法院民事判決的規定』的有關規定,當事人可以向大陸有關人民法院申請認可和執行台灣地區有關法院所做出的生效民事判決;經人民法院裁定認可的台灣地區有關法院民事判決,與人民法院作出的生效判決具有同等效力。根據大陸『專利法實施細則』的有關規定,除依照專利法第十條規定轉讓專利權外,專利權因其他事由發生轉移的,當事人應當憑有關證明文件或法律文書向國務院專利行政部門辦理專利權轉移手續。故,依據上述規定,台灣地區智慧財產法院作出的生效民事判決,如需在大陸獲得執行,須經當事人申請並得到大陸人民法院的裁定認可。」有(2015)法助台請(調)復字第31號海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議調查取證回復書附卷可參。由此可知,當事人間若對我國及大陸地區的專利權歸屬有爭執,經提起確認之訴獲勝訴判決後,於我國可依該確定判決向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請變更權利人名義,於大陸地區可以該確定判決向大陸地區人民法院申請認可和執行後,向國務院專利行政部門辦理專利權轉移手續,而得有效解決兩造紛爭。

 

 依此,本案甲公司在台灣起訴請求確認乙取得之中國專利權應歸屬甲公司及乙共有一案,程序上應被准許,我國法院應得受理。故甲公司可選擇先在台灣之法院進行訴訟後,再以台灣法院之確定判決,向中大陸人民法院申請認可後為執行,並向中國專利行政部門辦理專利權轉移手續。





作者:

賴安國 律師

服務單位:巨群國際專利商標法律事務所
電話:02-87683696
email:an-kuo@giant-group.com.tw

   

張貼時間: 2018-01-23 (瀏覽數:124 )


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