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案例主題: 麥當勞的「BIG MAC」商標在歐盟遭廢止,你該學到的一課
[ 律師投稿文章 ]

案例主題:

日前,歐盟智慧財產局(EUIPO)決定,速食界的老大哥店麥當勞在歐盟註冊的第62638號「BIG MAC」商標,因為長達五年期間內無真實使用之事實,故廢止註冊其註冊(麥當勞還可以針對EUIPO的廢止決定提起上訴)。這個案子想必會給許多企業就商標使用一事帶來提醒,千萬不能因自滿於品牌知名度,而忽略了各法領域對商標使用的要求,否則將嚴重影響全球的整體商標布局。


說明分析:

本案,對麥當勞「BIG MAC」商標提出廢止申請的是一家名為Supermac's的愛爾蘭速食連鎖店。有趣的是,這場商標戰爭的發起者其實是麥當勞自己。Supermac's在2014年間陸續以「Supermac's」圖樣向歐盟智慧財產局申請註冊商標,過程中遭到麥當勞提出異議,理由是麥當勞認為「Supermac's」與麥當勞申請在先的「BIG MAC」商標,會使消費者產生混淆誤認。在此情況下,而Supermac's也毫不客氣地反擊,向歐盟智慧財局提出廢止「BIG MAC」商標的申請。

Supermac's提出廢止「BIG MAC」商標的依據是歐盟商標規則(EU Trademark Regulation, EUTMR)第58條第1項a款,該條文規定,EU商標在持續五年之期間內,無正當理由而未在歐盟區內為真實使用時,得被申請廢止註冊。而關於商標真實使用與否之判斷標準,參考歐盟商標實施規則(EU trade mark delegated regulation, EUTMDR)第19條(1)款、第10條(3)款,商標真實使用之舉證責任應由商標權人負擔,且使用之證據須能佐證使用之用地點,時間,範圍和性質。

當然,麥當勞在接獲商標廢止案通知後,也有提出商標使用的證據,然而,麥當勞所提出的使用證據顯然並沒有被EUIPO所接受。麥當勞提的使用證據略為:

1. 三份宣誓書(由麥當勞公司在德國、法國及英國代表人所出具,宣稱有於2011年到2016年間有販售「BIG MAC」漢堡)

2. 廣告文宣小冊及影印的廣告資料(在德國、法國、英國的廣告文宣;三明治包裝盒,以及顯示有「BIG MAC」漢堡在菜單上)

3.     網頁影印資料(麥當勞在歐洲各國網域之網頁如www.mcdonalds.dewww.mcdonalds.atwww.mcdonalds.be、www.mcdonalds.cz等,網頁顯示有包括「BIG MAC」漢堡在內的各種三明治)

4.     英國維基百科網頁(有「BIG MAC」漢堡的介紹資訊)

 

EUIPO在審酌麥當勞提出使用證據資料後,認為:

1. 宣誓書雖然可作為證據,但需要檢視是否能被其他的證據所支持;

2. 可以發現到,麥當勞提出的證據資料多是來自於自己本身,自己的網站、廣告文宣、包裝等;

3. 網頁雖然可以顯示有對公眾提供,但單純的在網站上呈現商標圖樣,不足以構成商標真實使用,除非有網站上也呈現使用的地點、時間及範圍,或有其他資料可以佐證。特別,網站的證據價值可從一定期間內,在特定區域內相當數量的瀏覽數,甚或是實際透過網站訂購的數量而強化,例如在實際營運時會去保存的瀏覽次、時間紀錄等資料,但麥當勞並未提供。

4. 麥當勞人雖然提出廣告文宣及包裝盒,但沒有提出證據顯示該等資料如何流通,或是有產生潛在或帶來實際購買之效果,也沒資料顯示有多少產品使用了麥當勞提供的包裝盒

5. 維基百科網頁可被修改,能當作輔助證據,必須有其他獨立之使用證據,但本案中並沒有充分之使用證據。

最終,EUIPO作出了結論,認為相關的文件等資料,不足以確認有標示「BIG MAC」的商品被實際銷售,或有任何網路或實體店面商業交易存在(the documents do not provide conclusive information that the products marked with the [BIG MAC trade mark] are offered for actual sale, as there is no confirmation of any commercial transactions, either online, or via brick-and-mortar operations.),且,即便商品真有被提供販賣,也沒有在網站或其他管道上之銷售期間資訊,也沒有任何關於發生實際銷售行為或有潛在之相關消費者參與的資訊,包括販賣的要約或實際賣出的作為都沒有相關資訊,也沒有任何一件證據可以顯示有以該件歐盟商標「BIG MAC」提供相關服務的事實(Even if the goods were offered for sale, there is no data about how long the products were offered on the given web page or in other ways, and there is no information of any actual sales taking place or any potential and relevant consumers being engaged, either through an offer, or through a sale. Finally, as far as the relevant services are considered, there is no single piece of evidence that refers to any of the registered services being offered under the EUTM.)。

    綜觀EUIPO之裁決內容,我們可以發現麥當勞雖然試圖提供證據佐證其使用之事實,但終因所提出之證據與一般交易習慣會留下之軌跡有別,而被認為並無真實使用「BIG MAC」商標。實則,關於商標之使用要求,我國商標法也有類似的規定,我國商標法規定,商標註冊後,無正當事由迄未使用或繼續停止使用滿三年者,得被廢止,且當商標權人遭遇廢止案件時,所提出之商標使用證據,則應足以證明商標之真實使用,並符合一般商業交易習慣。是,商標權人應該注意除了申請取得商標權註冊外,平日也應審視名下之商標,尤其是對於一時停止使用之商標,應定期評估將來再使用之可能性及商業價值,如若認為有維持商標權存在之必要,則應自行或授權他人使用,以維持商標權之有效存在,以免影響將來之商標布局。





作者:

賴安國 律師

服務單位:巨群國際專利商標法律事務所
電話:02-87683696
email:an-kuo@giant-group.com.tw

   

張貼時間: 2019-01-21 (瀏覽數:62 )


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